王太平:从“实然”到“应然”:论如何正视商标侵权构成中商标使用的地位与作用
2018年4月15日      ( 正文字号: )
[ 导语 ]
尽管国外有关商标使用的研究始于2004年而偃息于2010年左右,而国内研究商标使用的热度却持续至今,且有愈发受到重视的趋势,甚至对商标法司法实践产生了巨大影响。广东外语外贸大学法学院王太平教授在《论商标使用在商标侵权构成中的地位》一文中,着眼于近几年商标使用受到商标法理论和司法实践高度重视的现状,从实证分析和规范分析两方面入手,评估商标使用在商标侵权的司法实践和理论研究中的作用,试图为当前的司法实践和今后的《商标法》修订提出建议,以期摆正商标使用在商标侵权构成中的地位。
一、商标使用在商标侵权构成中地位的实然状况

(一)基于“行动中的法”之实证分析

1、样本的选取与考察

为尽可能保证样本科学性,原文从地域、审级、时间、涉及法条等方面着手,综合选取了100个较有代表性的案例,依次考量了:案件是否涉及商标使用、商标使用是否影响商标侵权裁判结论以及被控侵权行为是否构成商标使用问题的提出主体,最终得出实证研究结论。

2、相关结论

实证分析的数据反映,大部分案件的原告并未将被控侵权行为是否构成商标使用,作为是否成立商标侵权的要件。相对于由当事人在案件中提出被控侵权行为是否构成商标使用问题,在更多的案件中则是由法院提出的。可以看出在实务中,商标使用在商标侵权构成中的作用是有限的:部分案件虽涉及被控侵权行为是否构成商标使用问题,但这一问题对案件的裁判结论却未产生任何影响;而多数案件则甚至并未涉及这一问题。

(二)基于“纸面上的法”之规范分析

纵观世界各国或地区关于商标侵权构成中商标使用的规定,大致可以划分为以下两种模式:

1、仅在权利妨碍规范中规定商标使用的模式。此类模式的主要代表为美国和欧洲商标法。一方面,美欧商标法中商标侵权构成的权利产生规范没有明确规定商标使用,而是仅仅规定了比商标使用范围更广的“商业中使用”或者“贸易过程中的使用”。另一方面,美欧商标法中商标侵权构成的权利妨碍规范均规定了商标使用。

2、同时在权利妨碍规范和权利产生规范中规定商标使用的模式。此类模式的主要代表为日本和我国台湾地区相关规定。一方面,与美欧商标法规定相同的是,日本和我国台湾地区在商标侵权构成的权利妨碍规范中规定了商标使用。另一方面,日本和我国台湾地区也在商标侵权构成的权利产生规范中规定了商标使用。如《日本商标法》第37条规定了“视为侵害的行为”,列举了8种视为侵害商标权的行为。根据日本学者的解释,“注册商标的商标权人以外的其他人,在指定商品、服务的类似范围内,使用类似注册商标的行为构成对商标权的侵害,其大致由商标的类似性,商品、服务的类似性以及商标的使用构成。”我国台湾地区的“商标法”同样有类似规定。

二、商标使用在商标侵权构成中地位的应然设计

(一)“仅在权利妨碍规范中规定商标使用”何以更可取

相对于在商标侵权构成的权利产生规范和权利妨碍规范中均规定商标使用而言,在商标侵权构成的权利妨碍规范而非权利产生规范中规定商标使用是确立商标使用在商标侵权构成中应然地位的妥当做法。理由如下:

1、商标侵权诉讼当事人的权利义务更为平衡。商标使用规定于权利产生规范意味着商标使用应该由原告证明,而商标使用规定于权利妨碍规范则意味着商标使用应该由被告证明。由于商标侵权构成的权利产生规范的构成要件一般要比权利妨碍规范的构成要件更为复杂,证明责任更重,因此仅仅在商标侵权构成的权利妨碍规范而非权利产生规范中规定商标使用,可在不改变被告证明责任的情况下在一定程度上减轻原告的证明责任,符合罗马法上以对抗性诉讼为出发点并区分控辩的思维方式。

2、更简化的诉讼步骤和更髙的诉讼效率。一方面,由于混淆可能性只能发生在潜在购买者面对两个近似标识的情况下,且两个近似标识均被用作商标,因而作为商标侵权判断标准的混淆可能性实则已经包含或吸收了商标使用。另一方面,若被告能够证明构成商标正当使用,则原告关于商标使用的证明和法院对商标使用的审查均会变成“无用功”。因此,在商标侵权构成的权利产生规范中规定商标使用完全多此一举,无端地增加了原告的负担与法院审査商标使用的工作量,浪费了司法资源。

3、更为符合商标侵权司法实践的实际状况。从当前商标侵权诉讼的实际情况来看,商标使用问题真正对裁判结论有影响的通常只是那些可能涉及被控侵权行为不属于商标使用的案件,而在这些案件中,被控侵权行为不构成商标使用仅为商标侵权认定的障碍。商标使用事实上不是以“如何构成”的方式而是以“不构成”的方式发挥作用的。

(二)我国商标使用在商标侵权构成中的问题与解决

1、问题所在

我国商标法不仅在商标侵权构成的权利产生规范(《商标法》第57条)中要求被控侵权行为为商标使用行为,同时在商标侵权构成的权利妨碍规范(《商标法》第59条)中要求被控侵权行为不构成商标使用。然而,由以上分析可得,在权利产生规范中规定商标使用并非妥当做法。我国现行商标法的相关规定和实践中日益过分强调商标使用作用的做法显然可能导致商标侵权诉讼当事人权利义务的不平衡、诉讼效率低下和浪费司法资源等问题,亟待解决。

2、应急之策

短期来看,可通过对《商标法》相关规定的恰当解释弥补法律规定的不足,纠正实践中过分强调商标使用作用的做法。首先,应宽松解释《商标法》第57条第1项和第2项中的商标概念,用“标识使用”取代“商标使用”。其次,不属于商标使用的事实由被告负责证明。再次,法院可以主动审查被控侵权行为是否属于非商标使用,一旦认定被控侵权行为不属于商标使用,可以直接认定被控侵权行为不构成商标侵权。

3、长远之道

长期来看,我国应该修改《商标法》以重新确定商标使用在商标侵权构成中的地位。首先,由于我国《商标法》第59条第1款和其他国家或地区相关规定的差别不大,目前毋需修改。其次,为了实现上文所提及的利处,同时避免难以区分“商标”与“标识”导致的商标法适用的混乱,应将《商标法》第57条第1项修改为“未经商标注册人的许可,为生产经营目的在同一种商品上使用与其注册商标相同的标识的”。再次,为了将商标权的效力限定于生产经营领域,应将《商标法》第57条第2项修改为“未经商标注册人的许可,为生产经营目的在同一种商品上使用与其注册商标近似的标识,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的标识,容易导致混淆的。”

霍姆斯大法官曾说:“法律的生命不在于逻辑而在于经验”。实际上,在对于法律问题进行研究的过程中,逻辑与经验是不可偏废的。原文作者既不拘泥于纸面上的法条,也不完全依赖于经验,而是同时从实证分析和规范分析两种路径出发来确定商标使用在商标侵权构成中的作用,并在扎实的实然研究上通过一系列比较得出应然上的选择。这样的研究路径,有助于摆正商标使用在商标侵权构成中的地位,正确发挥商标使用的作用。



(助理编辑:林文静,未经授权不得转载)



参考文献:《论商标使用在商标侵权构成中的地位》

[ 参考文献 ]

本文选编于王太平:《论商标使用在商标侵权构成中的地位》,载《法学》2017年第8期。
原文作者简介:王太平,广东外语外贸大学法学院教授、博士生导师。

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编辑:林文静

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